117997, Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1
Тел. (495) 987-27-22, (495) 987 27 53, (495) 987 27 15, факс: (495) 987-27-13
Телефон доверия: 8-800-100-12-27 (звонок бесплатный)
E-mail: 10aas.info@arbitr.ru

Анализ и обобщение судебной практики

13 Декабря 2011

Проект Обобщения судебной практики по вопросам применения законодательства о товарных знаках Направить отзыв

 

Проект Обобщения судебной практики по вопросам

применения законодательства о товарных знаках

 

Для обобщения использована судебная практика Десятого арбитражного апелляционного суда за период с 01.01.2010г. по 31.08.2011г

 1.      При разрешении споров о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, исковые требования не подлежат удовлетворению, если истцом не доказано несанкционированное использование товарного знака (факт правонарушения).

 (А41- 38012/09 судьи В.П.Быков, И.О.Воробьева, Э.Р.Исаева)

 Компания обратилась в арбитражный суд с иском к ИП З., ИП Ш. об обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак «RÖMER», в том числе прекратить хранение, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых используется товарный знак «RÖMER».

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец является правообладателем товарного знака «RÖMER», что подтверждается свидетельством на товарный знак РОСПАТЕНТА.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В обоснование исковых требований истец указал, что при осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности ему стало известно, что ИП З. и ИП Ш. в павильоне  торгового центра  хранят, предлагают к реализации и реализовывают продукцию, маркированную товарным знаком «RÖMER», без согласия правообладателя товарного знака, ранее введенную в гражданский оборот на территории РФ без такого согласия.

В качестве доказательства нарушения ответчиками исключительного права на товарный знак истец ссылается на Протокол осмотра вещественного доказательства, составленного нотариусом. Согласно данному Протоколу ответчик ИП З. совместно с ответчиком ИП Ш. осуществил реализацию детского автомобильного сиденья, маркированного товарным знаком «RÖMER».

Оценив в соответствии со ст.71 АПК РФ Протокол осмотра вещественного доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что по форме и содержанию Протокол не соответствует требованиям «Основ законодательства РФ о нотариате».

Утверждение истца о том, что именно данный кассовый чек выдан при продаже детского автомобильного кресла, не является надлежащим доказательством, т.к. в кассовом чеке не содержится сведений о наименовании проданного товара.

Представленное истцом в материалах дела письмо о том, что автомобильное кресло с индивидуальным номером было произведено для отправки в Восточную Европу и не было предназначено для ввоза в Россию, не может рассматриваться в качестве доказательства того, что кресло, приобретенное у ответчика, выпущено в гражданский оборот на территории России без согласия Компании.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска оставлено без изменения.  

  

2.      В случае досрочного прекращения правовой охраны товарного знака исковые требования  о защите исключительных прав на товарные знаки не подлежат удовлетворению.

 (А41-8705/08 В.П.Быков, Э.Р.Исаева, М.В.Игнахина)

 Общество обратилось в арбитражный суд к Организации с иском о защите исключительных прав на товарный знак.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.

В обоснование исковых требований истец  ссылается на то обстоятельство, что является обладателем исключительного права на товарный знак «Lafei Nier», зарегистрированный по свидетельству №328249, в отношении 35 класса МКТУ – продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности) и использует его в целях продвижения джинсовой одежды торговой марки «Lafei Nier» на территории России. Ответчик вводит в оборот и реализует джинсовую одежду с изображением товарного товарных знаков «Lafei Nier», в отсутствие договора на право использования данного товарного знака.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено. В иске о защите исключительных прав на товарный знак отказано.

Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии в настоящее время материально-правовых оснований для защиты прав истца на товарный знак «Lafei Nier», так как Решением Роспатента признано полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку  «LAFEI-NIER» по свидетельству №228658.

В соответствии с п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование  товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на рассмотрение товарного знака.

 

3.      При установлении факта незаконного использования товарного знака его правообладатель вправе запретить нарушителю размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках этих товаров, а также потребовать уничтожения контрафактных товаров, этикеток или упаковок этих товаров. При этом требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактных товаров не подлежат удовлетворению, если не представлены доказательства нахождения этих товаров у ответчиков или третьих лиц.

 (А41-39651/09 судьи В.П.Быков, Н.Н.Катькина, С.В.Мальцев)

 Компания обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Монолит Инвест»,  ООО «Вестлайн» о защите исключительных прав на товарный знак.

Решением суда первой инстанции в иске  отказано.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено.

Апелляционный суд признал незаконными действия ООО «Монолит – Инвест» по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды) как нарушающие исключительные права Компании на товарный знак «EVIAN».

Суд отказал в удовлетворении требований об обязании ответчиков: ООО «Монолит Инвест» и ООО «Вестлайн» уничтожить все товары, ввезенные на территорию Российской Федерации.

Исковые требования в указанной части не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Суду не представлены доказательства, подтверждающие, что у ответчиков: ООО «Монолит Инвест» и ООО «Вестлайн» находятся товары, маркированные товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Ввезенные ООО «Монолит Инвест» товары находятся на хранении ООО «Вестлайн» на основании решения таможенного органа  о приостановлении выпуска до проверки законности ввоза ООО «Монолит Инвест» на территорию Российской Федерации товара, маркированной товарным знаком «EVIAN».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что ООО «Вестлайн» не является надлежащим ответчиком по требованию истца об обязании его уничтожить все товары.

          Суд кассационной инстанции поддержал указанную правовую позицию арбитражного апелляционного суда.

 

4.    Самым распространенным способом защиты исключительных прав  на результаты интеллектуальной собственности является взыскание компенсации за незаконное использование чужого товарного знака.

 (А41-39410/09 судьи В.П.Быков, С.В.Мальцев, В.П.Мизяк)

 Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Организации о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком общеизвестных товарных знаков: словесного «LADA», изобразительного «Ладья в овале».

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

 Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено без изменения.

Оценив в соответствии со ст.71 АПК РФ изображение товарных знаков, принадлежащих истцу и обозначение товарных знаков в таможенной декларации, представленной ответчиком в таможенный орган, и сравнив их, арбитражные суды первой и апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

В частности, в сравниваемых товарных знаках «LADA» словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, в знаках применен совпадающий шрифт, позволяющий произвести эффект сохранения  устойчивого восприятия у потребителей как продукции, выпускаемой ОАО «АВТОВАЗ».

Судами сделан вывод о том, что товарный знак ОАО «АВТОВАЗ» LADA и обозначение LADA, размешенное на товаре и в документации в отношении электрических усилителей звуковой частоты будут ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и вследствие этого могут ущемлять законные интересы правообладателя.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд согласился с судом первой инстанции о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки, исходя из таможенной стоимости задекларированных ответчиком товаров, а также из факта единичного случая размещения ответчиком изображения товарного знака в таможенной декларации.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой и постановления суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

  

5.    При взыскании в судебном порядке денежной компенсации за незаконное использование товарного знака размер компенсации определяется арбитражным судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе   характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя,  срока незаконного использования чужого товарного знака, возможных убытков правообладателя товарного знака.

 (А41-4638/11 судьи В.П.Мизяк, М.В.Игнахина, Н.Н.Катькина)

 Правообладатель обратился в арбитражный суд с иском о защите исключительный прав на товарный знак.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.

    Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено без изменения.

Исковые требования заявлены на основании статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки, принадлежащие истцам, при маркировке одиннадцати позиций кондитерской продукции собственного производства.

Обозначения, используемые ответчиком в наименованиях, обертках конфет, упаковках кондитерских изделий, сходны до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении аналогичной продукции, исключительные права на которые принадлежат истцам.

Ответчик до настоящего времени не прекратил нарушение исключительных прав истцов по использованию принадлежащим им товарных знаков.

Суды установили, что в результате действий ответчика нарушаются права и законные интересы правообладателей и создается угроза смешения производителя однородной продукции в глазах потребителей.

В соответствии с пунктом 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В силу пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу каждого из истцов за незаконное использование каждого товарного знака, суды исходили из оценки совокупности фактических обстоятельств дела, характера и масштаба правонарушения, а также принял во внимание отсутствие доказательств причинения истцам убытков.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой и постановления суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

  

6.      Регистрация ответчиком доменного имени, включающего обозначение, идентичное товарному знаку истца, рассматривается арбитражными судами как нарушение исключительных прав на его товарный знак.

 (А41-22989/10 судьи В.П.Быков, Н.Н.Катькина, В.П.Мизяк)

 Компания Свотч АГ (Свотч СА) (Свотч Лтд) (Swatch AG) (Swatch SA) (Swatch Ltd) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к К. о пресечении нарушения прав на товарный знак и фирменное наименование Swatch.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено без изменения.

Истец является правообладателем товарного знака «Swatch». Товарный знак «Swatch» зарегистрирован в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и внесен в реестр законов Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, имеет международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ  исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Ответчик является администратором доменного имени «www.swatch.ru».

Доменное имя, используемое ответчиком, зарегистрировано позже регистрации товарного знака «Swatch» компании Свотч АГ (Свотч СА) (Свотч Лтд) (Swatch AG) (Swatch SA) (Swatch Ltd).

Страница с доменным именем «swatch.ru» фактически не используется ответчиком в сети Интернет.

Судебной практикой выработаны критерии, позволяющие определить нарушения статьи 10.bis Парижской конвенции и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно данным критериям регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При регистрации домена «swatch.ru» использовано словесное обозначение «Swatch», тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу.

Суды обеих инстанций пришли к выводу, освоение Интернет пространства, в том числе российского, представляет очевидный коммерческий интерес для истца, как известной в мире компании и ее продукции.

В данное случае полное совпадение доменного имени второго уровня с товарным знаком истца является препятствием компании «Свотч АГ (Свотч СА) (Свотч Лтд) (Swatch AG) (Swatch SA) (Swatch Ltd) использовать свои товарные знаки в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет.

Суд кассационной инстанции поддержал указанную правовую позицию.

 

 7.      Сам факт регистрации доменного имени, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак.

   (А41- 24963/10 судьи Н.Н.Катькина, В.П.Быков,  М.В.Игнахина)

 Компания и Общество обратились в арбитражный суд с иском к Б. о запрете использовать (администрировать) доменное имя «pekkaniska.ru»  в сети Интернет, обязании выплатить компенсацию  за незаконное использование товарного знака «Pekkaniska».

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. При  этом суд первой инстанции исходил из того, что сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного с товарным знаком истца, не может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя товарного знака.

Постановлением апелляционного  суда решение суда первой инстанции отменено.

Товарный знак Pekkaniska принадлежит истцам, которые используют его в целях продвижения, проката и продажи подъемного оборудования (платформы, краны, телескопические и иные погрузчики).

В Российской зоне Интернета доменное имя «pekkaniska.ru»  администрировалось ответчиком, не имеющим отношения  к бизнесу истцов и не получившим согласия от них  на использование товарного знака в доменном имени «pekkaniska.ru», так как он не являлся владельцем одноименного товарного знака, и данное имя не отражает фирменного наименования компании ответчика.

Ответчик недобросовестно использовал товарный знак, принадлежащий истцам, своими действиями создал препятствия компании истцов для размещения информации о ней и ее товарах с использованием своего товарного знака на названном домене российской зоны Интернет  и создал опасность введения потребителей продукции компании в заблуждение.

Такие действия ответчика могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям статьи 10 bis. Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом  недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу ст.1252 ГК РФ одним из методов защиты исключительных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, достаточным фактическим обстоятельством для обращения за судебной защитой является установление только действий, создающих угрозу нарушения.

 

8.      Нарушением закона является само по себе использование в доменном имени чужого товарного знака без разрешения правообладателя, вне зависимости от того,  используется ли   доменное имя для распространения информации о тех же самых товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. 

 (А41-37023/10 судьи В.П.Быков, Э.Р.Исаева, В.П.Мизяк)

 Общество обратилось в арбитражный суд к К. с иском: о запрете использования в доменном имени technoshock.ru товарный знак technoshock и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением суда первой инстанции К. запрещено  использовать в доменном имени товарный знак в отношении товаров 09 и 35 классов МКТУ, с ответчика взыскана также компенсация за незаконное использование товарного знака.

Постановлением апелляционного суда  решение суда первой инстанции изменено  в части запрета использования товарного знака лишь в отношении товаров 09 и 35 классов МКТУ.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется   с ним в целом,  несмотря на их отдельные отличия. Вопрос о сходстве до степени  смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с точки зрения потребителя.

Доводы заявителя жалобы – К. о возможности использования доменного имени в отношении товаров и услуг, не указанных в свидетельстве на товарный знак, апелляционным судом отклонены, поскольку нарушением закона является само по себе использование в доменном имени чужого товарного знака без разрешения правообладателя, вне зависимости от того,  используется ли доменное имя для распространения информации о тех же самых товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак или же для других целей. 

Суд кассационной инстанции поддержал указанную правовую позицию.